Registrar sua marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pode parecer simples, mas é uma percepção enganosa. Além do preenchimento do formulário no escritório de marcas competente, muitos pontos podem dar origem a contestação, oposição ou nulidade da marca. Os oponentes podem ser os próprios técnicos do INPI durante o exame ou terceiros durante o procedimento de oposição. Estas contestações podem ocorrer mesmo quando o certificado de registro de marca é emitido, nomeadamente em caso de litígio para marcas brasileiras. Para registrar as melhores marcas possíveis, deve-se evitar alguns erros frequentes cometidos pelos requerentes de marcas. Neste artigo, a Lancaster elenca alguns deles e se oferece como parceira para ter um processo de registro de marca mais tranquilo e seguro.

Uma vez cuidadosamente considerada a decisão de registrar uma marca no Brasil, a vigilância do requerente não deve relaxar porque muitos erros são possíveis.

 

Não fazer pesquisas de anterioridade

A busca de anterioridade consiste na busca de informações para conhecer os direitos anteriores que podem ser contestados e bloquear o uso e registro de uma marca ou nome que se deseja explorar.

Estes direitos anteriores podem ser direitos sobre uma marca, um nome de empresa, um nome comercial ou um sinal, mas também sobre um nome de domínio ou direitos de autor sobre um título.

A busca do estado da técnica é importante na medida em que terceiros têm até 5 anos após o registro da marca para se manifestarem. Com efeito, os terceiros têm um prazo de dois meses para apresentar uma oposição à publicação da marca em território brasileiro.

A ausência de pesquisas de anterioridade não permitirá antecipar problemas. Por exemplo, poderemos elaborar de forma mais precisa a lista de produtos e serviços de uma marca que pode potencialmente ser objeto de uma oposição ou de um desafio; a pesquisa técnica permite reduzir o risco de que os desafios sejam feitos 4 ou 5 anos após o início da operação da marca.

A falta de pesquisas de anterioridade a pode ser uma bomba-relógio que pode arruinar investimentos importantes.

 

Escolha um bom sinal: evite registrar marcas muito reveladoras

Quanto mais complexa for uma marca, mais diluída será a proteção que ela proporcionará. A melhor marca nem sempre é a mais longa ou explícita sobre seu ramo de trabalho. Uma marca registrada colorida com muitos termos protegerá cada termo menos bem do que registrar cada termo separadamente. Da mesma forma, registrar um nome acompanhado de slogan nem sempre é adequado, pois a proteção é diluída.

Muitas vezes há candidatos preenchendo o mesmo nome várias vezes com ou sem “s” ou com pequenas variações. Isto pode gerar problemas posteriormente, uma vez que a proteção que se procura é apenas para o termo e não para a repetição do termo. A marca registrada pode potencialmente ser confiscada por não uso se não for usada dessa maneira.

Da mesma forma, devemos evitar adicionar à marca termos para os quais não se busca proteção. Adicionar termos descritivos às vezes é contraproducente. Por exemplo, a inclusão de termos como “internacional” ou “Brasil” dentro de uma marca não permitirá um monopólio sobre o termo “Brasil” ou o termo “internacional”. Além disso, estes termos descritivos podem representar um problema se o serviço de produção ou criação de produto for deslocalizado para fora do espaço geográfico que foi agregado à marca.

A não inclusão desses termos ajuda a evitar uma marca que possa ser descrita como enganosa.

 

Registrar sua marca sem saber operar a lista de registros do INPI

A lista de produtos e serviços é elaborada tendo em conta vários parâmetros incluindo a pesquisa de anterioridade e o projeto de exploração da marca. Algumas empresas possuem uma atividade extremamente específica, que pode ser nova e que não consta nas redações padrão do INPI.

Portanto, o registro de uma marca que não abrange a atividade real da empresa representa um problema, pois a marca poderá ser cancelada após 5 anos do seu registro, pois o requerente não poderá comprovar o uso da marca para os produtos ou serviços cobre.

Para evitar enganos ou a falta de perícia no momento de consultar as marcas já registradas, contar com uma assessoria técnica é sempre uma boa pedida. Não hesite em fazer contato com a Lancaster para um orçamento e ter as melhores condições financeiras e operacionais no momento de proteger a propriedade intelectual de sua empresa.

 

Registrar a marca em nome da pessoa errada

O requerente deverá estar completamente identificado, para pessoas físicas com todos os nomes e sobrenomes, a indicação de endereço postal correto permitirá o recebimento de cartas administrativas e eventuais atos jurídicos (oposições, intimações) relacionados à marca. Para pessoas físicas, o registro de uma marca sob um pseudônimo pode resultar na invalidade da marca.

A escolha do requerente é uma das questões importantes no momento do depósito, pois uma posterior transferência da marca pode trazer graves consequências fiscais.

 

Não monitorar para ser informado sobre registros de marcas de terceiros

Cabe ao titular da marca fazer valer seus direitos contra terceiros. O INPI, ao contrário dos institutos de marcas de alguns outros países, nunca rejeitará o registro de uma marca por si só, tendo em conta os direitos anteriores pré-existentes.

Só no momento da oposição é que o INPI decidirá se a marca em que se baseia a oposição cria risco de confusão com a nova marca registrada. Não é automático. A implementação do monitoramento permite, graças aos procedimentos de oposição, fazer valer os seus direitos a custos mais baixos.

Como sabemos, operar uma empresa exige muita dedicação e atenção a uma miríade de pontos administrativos e, nem sempre, é possível ficar atento aos registros solicitados no INPI. Fazer o monitoramento das marcas e evitar que um sinal semelhante ao seu é também uma das atribuições realizadas pela Lancaster no âmbito do registro de marca.

 

Não reavaliar o portfólio da sua marca regularmente

Um registro de marca que era adequado há 2, 3 ou 4 anos pode já não ser adequado devido a uma mudança na atividade do requerente. Com efeito, o titular da marca pode ter mudado de atividade, alargado a sua atividade a áreas afins ou, finalmente, alargado geograficamente os seus locais de intervenção.

É necessário considerar regularmente se novas marcas devem ser depositadas para ampliar os produtos e serviços abrangidos ou o âmbito geográfico da marca. Nesta área, a antecipação é a melhor aliada do depositante.

 

Não renovar a marca dez anos após o seu registro

Acontece que alguns candidatos esquecem de renovar a marca. Uma marca brasileira é válida por 10 anos a partir do seu depósito e deve ser renovada antes que esse período expire. Existe uma carência adicional de 6 meses, mas dá origem à cobrança de um imposto adicional ao INPI.